【案例分享】中国企业注册美国商标，缘何被拒两次？
浏览次数：4737 添加时间：2016/11/17 来源：Joseph Tsang臧迪凯律师

随着越来越多的中国企业走入美国，品牌意识逐渐增强，而商标保护具有地域性，不管是产品或服务，在美国注册商标很有必要。

但中国企业不熟悉美国规定，注册商标过程中可能会遇到各类问题，以下是Tsang & Associates律师事务所最近一个案例：

申请人：中国某家光学公司

相关产业：光学组件，透镜设计及制造

申请项目：商标注册

申请商品：光学透镜

本案难点：本案在委托之前有2次不成功的申请历史

光学公司是一家中国光学组件和透镜设计制造厂商。为避免其研发的产品遭他国竞争对手所利用，该光学公司计划在美国为其光学透镜申请商标保护自己的权益。申请过程中，光学公司曾向美国专利商标局（US Patent and Trademark Office, USPTO）申请了2次商标注册皆未能被批准。在委托本事务所（Tsang & Associates）进行第3次商标注册后，终于2016年2月16日通过。

成功关键：

和光学公司面谈时，我们了解到前2次商标注册都是委托了一家中国商标中介向USPTO申请。拒绝原因是因为USPTO认定该申请：“申请人的标记和设计在声音，外观和内涵上与已注册商标相似。尽管所有的标记包括措词“xxxx”，产品包括不同的程序化和/或设计元素，仍会使消费者在购买产品时因其附带的产品介绍，包装方式产生对其它已注册商标产品的相关印象从而购买产品。“并且，USPTO认为“以相似包装方式和/或营销手法，会造成消费者误会，即相信货物来自同一卖方“。因此，美国专利商标局裁定该申请商标与先前已注册商标有多数重叠含括部分故不予与通过。

由于先前失败历史，我们对于此次申请更为小心谨慎。为成功申请商标，我们着重于：

• 更加精准说明商标商业价值

• 确保该申请商标未于其它已申请专利重叠

• 摒除任何关于商标或商品相似性的任何争议的理由

最终成功证明光学公司符合专利申请法规。此次申请历时7个月，2016年2月16日申请通过。

律师点评：

一般来说，申请人一旦决定要注册美国商标，首先就应该进行检索，看商标是否被注册或申请，做相似性查询。美国不允许可能在市场上引起混淆的标记注册。

商标申请送上去后，如果收到商标审查员的拒绝信，理由是要注册的商标跟已注册的商标发生混淆，这类拒绝信一定要请商标律师来评估恢复，才有可能说服审查员撤回拒绝决定。否则会像本案的公司，导致被拒绝后要重新申请，浪费了两次的准备时间和申请费。

建议您在商标注册前选择专业律师咨询，这样会节省您的宝贵时间，从长远来看更是节省您的金钱。有需求的个人或公司，欢迎和我们联系。

文章来源：Joseph Tsang臧迪凯律师

律师介绍：

臧迪凯（Joseph Tsang）律师，法学博士，Tsang & Associates律师事务所管理合伙人，专注于移民、商业、家庭案件，为美国移民律师协会、美国律师协会成员，曾获得调解与仲裁研究生证书，可用流利的中英文交流。T&A律师事务所为专业的法律服务机构，成立至今超过30年(前身为喜瑞都移民法律中心)，帮助世界各地无数企业家、投资人、公司成就美国梦，在美国和亚洲建立了良好的声誉。
英文网站：http://www.tsangslaw.com/
中文网站：http://www.tsangslaw.cn/

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